Частично адаптированный материал из "Учебного пособия по трансферу технологий" Организации по промышленному развитию ООН (ЮНИДО)

Предварительные замечания

 Идентификация сторон

            В преамбуле должны быть идентифицированы стороны-участницы соглашения с указанием их официальных названий, адресов и, если требуется, местонахождение их уставных документов. Корпорации идентифицируются как головная организация и филиал, только головная организация или только филиал с указанием их правоспособности или полномочий.

            Четкое наименование сторон соглашения обеспечивает точную идентификацию лицензирующей и лицензируемой стороны. Для лицензиара это исключает вероятность распространения лицензии за юридические рамки субъекта-получателя или, наоборот, включения этого субъекта не в полном объеме. А для лицензиата - чтобы наименование и обязательства лицензирующей стороны распространялись на весь этот субъект.

Цель

            Цель соглашения должна быть указана в коротком параграфе, который охватывает суть того, для чего заключается данное лицензионное соглашение. Он может быть таким простым, как: "Данное соглашение заключается для того, чтобы разрешить компании А изготавливать, использовать и продавать продукт X на территории, определенной в соглашении, с использованием технической помощи и ноу-хау, на которое компания В предоставляет лицензию по данному соглашению, и по лицензиям на патенты, определенным в соглашении. В данном разделе, либо в пунктах декларативной части, можно также включить положение об экономической цели контракта, т.е. экономичном и конкурентоспособном производстве лицензируемых товаров.

Дата вступления соглашения в силу

            Дата, когда соглашение вступает в полную силу и становится действительным, часто указывается в отдельном параграфе. Она может быть указана до или после даты подписания соглашения. Дата вступления в силу иногда определяется в разделе определений соглашения, когда условия не позволяют указать только саму дату.

            В некоторых странах, после того, как стороны соглашения определили все его положения и оформили (подписали) документ, необходимо получить одобрение на правительственном уровне. В таких случаях дата утверждения правительством становится датой вступления контракта в силу.

Вводные пункты (декларативная часть, преамбула)

            В вводных пунктах приводятся предпосылки заключения соглашения и его суть. Они должны быть тщательно сформулированы, чтобы пояснить положения и условия людям, представляющим любую из сторон, которые не участвовали в составлении соглашения, но которых позже поручается урегулировать конфликты между сторонами. Ясность также важна и в случае, если одна из сторон предъявляет судебный иск другой стороне. В суде, действующем по нормам стандартного права, судья может обратиться к пунктам декларативной части для того, чтобы лучше понять пункты, при интерпретации которых возникают трудности. Пункты декларативной части содержат представление лицензиара и лицензиата и предпосылки заключения соглашения:

Представление лицензиара

            В данном пункте указывается, что лицензиар является владельцем технологии, являющейся предметом лицензии (патентов, заявок на патент, ноу-хау, коммерческих секретов, товарных знаков и/или авторских прав), что он имеет право на предоставление лицензии и что он ранее не предоставлял лицензии, приводящей к столкновению прав.

Представление лицензиата

            В данном пункте указывается, почему лицензиат хочет получить права на данную технологию. Когда это приемлемо, в нем также указываются патенты, заявки на патенты, ноу-хау, коммерческие секреты, товарные знаки и/или авторские права, которыми владеет лицензиат в области лицензируемой технологии. В этот раздел также уместно включить любую соответствующую информацию, относящуюся к или влияющую на рассматриваемую лицензию с тем, чтобы содействовать разрешению проблем с нарушением прав или иных конфликтов; упоминание этих ситуаций помогает предотвратить недопонимания в дальнейшем.

Предпосылки соглашения

            Когда это оправдано, в других пунктах делаются записи о любых предшествующих договоренностях между сторонами, которые могут иметь отношение к данному соглашению, либо преобладать над ним или каким-то образом влиять на него. Необходимо также упомянуть аннулированные или приостановленные соглашения.

Определение терминов

            Чтобы избежать недоразумений между сторонами, необходимо дать определение предмета и привести ключевые слова, широко используемые в тексте соглашения. Наиболее важными являются следующие:

• Лицензируемые патенты: Обычно это включает патенты, заявки на патенты, продолжения заявки, частичные продолжения заявки, и разделы, которые относятся к лицензируемой технологии. Если в лицензии участвуют зарубежные страны, тогда в определение включают иностранные дубликаты патентов и заявок в каждой стране. Если фигурируют несколько патентов, заявок на патент и т.д., они обычно приводятся в прилагаемом списке, в котором указываются необходимые конкретные детали о каждом из них. Типичными заголовками списка являются опознавательные признаки лицензиара или номера по реестру, заголовок патента, страна(-ы), в которой патент выдан или зарегистрирован, дата регистрации, номера выданных патентов и даты выдачи.
• Лицензируемые ноу-хау/коммерческие секреты: Это информация лицензиара, которая должна быть передана лицензиату. Технология, входящая в ноу-хау, должна быть описана в общем виде, но с достаточной степенью конкретности, чтобы избежать недопонимания. Обычно лицензиар выражает согласие передавать лицензиату информацию, которой он владеет и право на разглашение которой у него есть, с даты вступления данного соглашения в силу. Лицензиату рекомендуется убедиться в том, что информация, такая как соответствующие чертежи, руководства, спецификации и формулы, позволит ему успешно выпускать лицензируемый продукт или успешно эксплуатировать лицензируемый процесс. Иногда ноу-хау включает продажу и поставку технологического оборудования или установок, используемых для изготовления лицензируемой продукции, при условии, что у лицензиара есть подобное оборудование и права собственности на него. В некоторых патентных соглашениях и соглашениях о ноу-хау, данное положение включается в раздел о предоставлении лицензии. Когда количество используемых материалов велико, то часто составляется их список и описание, которые прилагаются к соглашению.
• Лицензируемые усовершенствования. Если усовершенствования лицензиара являются частью лицензии, лучше всего их четко определить в данном разделе. Усовершенствования обычно означают изобретения, технические разработки и ноу-хау, включая коммерческие секреты, соответствующие определению в соглашении, которое констатирует, что: (а) лицензиар имеет или получил права на выдачу лицензии, (б) они являются патентоспособными или непатентоспособными, (в) что они разработаны или приобретены во время срока действия соглашения, (г) относятся к лицензируемому продукту, процессу и лицензируемой установке и (д) были введены в коммерческое использование лицензиаром. Включение этих положений имеет большое значение и должно быть тщательно продумано обеими сторонами соглашения.
• Крупные усовершенствования: Дать определение крупным усовершенствованиям в соглашении трудно. Описанные выше лицензируемые усовершенствования тесно связаны с технологией, передаваемой по лицензионному соглашению. Данный раздел обычно не включает усовершенствования, приводящие к заметному изменению процесса или продукции. Например, если предметом лицензионного соглашения является такая продукция, как металлическая труба для упаковки продуктов бытового назначения, усовершенствования, разработанные лицензиаром по продукции или процессу изготовления металлических труб, должны передаваться лицензиату в рамках прав, предусмотренных разделом лицензируемые усовершенствования. Однако, если лицензиар разрабатывает пластиковую трубу для упаковки продукции бытового назначения, это скорее всего следовало бы рассматривать как крупное усовершенствование.
• Предоставление встречной лицензии. Этот термин используется для обозначения прав лицензиара на усовершенствования лицензируемой им технологии, но сделанные лицензиатом. Если лицензиат предоставляет права на усовершенствования лицензиару, объем подобных усовершенствований требует четкого определения в данном разделе. Это обычно делается параллельно с определением "лицензируемых усовершенствований" и "крупных усовершенствований".
• Лицензируемый продукт / лицензируемый процесс / лицензируемая установка. Определения этих терминов должно быть увязано с патентными правами и ноу-хау, которые предоставляются по лицензии. Они являются основой для начисления выплат роялти. Лицензируемый продукт может относиться только к патентам, в то время как лицензируемый процесс, используемый для производства продукции, может относиться к патентам и/или ноу-хау. Оборудование в лицензируемой установке может также охватываться патентами, ноу-хау, либо и тем и другим.
• Чистая выручка от продаж. Когда роялти основываются на проценте от чистой выручки от продаж, стороны должны принять решение и письменно изложить значение этого термина. Часто его понимают как объем планируемых сторонами соглашения валовых продаж за вычетом скидок, комиссионных, прибыли, налогов и других выплат по приходным статьям. Очевидно, что это очень важное определение, так как оно используется при расчете роялти, которое предстоит выплачивать.
• Территория. Географическая область, в которой будет действовать лицензия, должна быть четко указана. Необходимо поименовать каждую страну, которую охватывает лицензия. Если в зависимости от страны права претерпевают изменения, например, в отношении принципа эксклюзивности, или соотношения прав продавца и производителя, то в такой ситуации для внесения ясности зачастую полезно составить таблицу. Патентные права могут предоставляться только в те страны, в которых данные лицензируемые патенты зарегистрированы или выданы, что же касается ноу-хау, то оно не имеет каких-либо территориальных ограничений.
• Филиал. Филиал, или дочерняя структура - это компания, которая либо полностью, либо частично является собственностью другой компании. Компания-владелец называется головной, или материнской. Если права, предоставляемые в лицензии, относятся к головной компании, являющейся лицензиатом, и включают ее филиал или филиалы, то для каждой из этих структур следует определить права собственности (полное, частичное, с правом голоса). При хорошей постановке дела необходимо, чтобы филиал контролировался стороной, получившей лицензию. Для целей рассматриваемого соглашения "контроль" означает полномочия руководить менеджментом и политикой филиала либо через владение ценными бумагами, дающими право голоса, либо через механизм контракта, либо еще каким-то образом. Это определение распространяется на лицензиара в рамках его обязательств по рассматриваемому соглашению. Должно быть ясно, предоставляются ли права головной компанией, филиалом, или и тем и другим вместе.
• Прочие определения. По мере ведения переговоров и составления проекта лицензионного соглашения часто возникает потребность дать определения дополнительным терминам. Лучше всего поместить их в разделе определений, если они являются ключевыми и широко используются в соглашении. В других случаях определения им дают в первом же параграфе или пункте, где они упоминаются.

Предмет лицензии

Предоставление прав по лицензии

            Передача прав, пожалуй, является наиболее важной частью лицензионного соглашения. Соответствующие положения, приводимые в общих чертах ниже, требуют тщательного продумывания их содержания. Чтобы защитить все стороны, эти положения должны быть изложены недвусмысленно, не оставляя сомнений или открытых вопросов в отношении предоставляемых прав.

Патентные права

            Термин "лицензируемые патенты" должен быть определен в соглашении, чтобы идентифицировать патенты, заявки и т.д., включенные в данную лицензию. Эти пункты должны быть четко указаны в таблице, прилагаемой к лицензионному соглашению. Это относится и к каждой стране на лицензируемой территории. В пункте о передаче прав оговариваются эксклюзивность, территория, объем предоставляемых прав, ограничения, поддержание и защита патентов, условия подготовки новых патентов.

Эксклюзивность

            Передаваемые права могут быть эксклюзивными, монопольными (эксклюзивными, за исключением прав лицензиара) или неэксклюзивными. Обычно лицензиат стремится к получению эксклюзивной лицензии, по крайней мере для определенной страны, и, возможно, для прилегающего региона, как средство для защиты своих интересов на конкретном рынке. Эксклюзивность приобретает еще большее значение, если создаваемое производство предназначается для полного покрытия растущего спроса на лицензируемую продукцию в течение некоторого периода времени. Лицензиат, стремящийся получить эксклюзивную лицензию, должен быть готов убедить в своей способности к агрессивному маркетингу данной технологии на лицензируемой территории.

            С другой стороны, руководящим фактором для лицензиара, является определение целей для оптимизации прибыли от своего собственного использования данной технологии и/или продажи прав на нее, а также соотнесение этих целей с целями, которые ставит перед собой лицензиат. Иногда исключительная или монопольная лицензия предоставляются на ограниченный период времени, например, от трех до пяти лет, а затем она становится неэксклюзивной в случае, если поставленные применительно к данному рынку цели не были достигнуты. Принятие решения об эксклюзивности может быть весьма непростым для лицензиара, особенно, если патенты распространяются на зарубежные страны. Это требует тщательного учета того, какой подход принесет наивысший доход. При этом следует рассмотреть следующие вопросы:

• Будет ли лицензиар сам использовать данную технологию?
• Если так, то будет ли это только в его стране или в ряде стран?
• Будет ли патентная защита обеспечена на длительный срок?
• Будет ли лицензируемый продукт иметь широкий или узкий рынок?
• Существует ли много или мало перспектив для лицензирования?
• Что разрешается и что ограничивается в рамках применимого законодательства?

Территория

           Поскольку территория обычно оговаривается в разделе "определений" лицензионного соглашения, как упоминалось ранее, ее необходимо указывать в тексте только с заглавной буквы Т в пункте о передаче прав по лицензии. Это предпочтительный метод, иначе параграф о предоставлении прав по лицензии будет слишком многословным.

Объем передаваемых прав

В пункте о передаче прав следует четко изложить все то, что лицензиат может свободно предпринимать в рамках патентных прав. В зависимости от признаков, изложенных в формуле патента, лицензиату может быть предоставлено право на производство, получение готовой продукции, использование и/или продажу предмета лицензии.

Ограничения

            В зависимости от диапазона признаков патентной формулы соответствующих патентов, лицензиар вправе наложить ограничения на географическую территорию в отношении количества и объема продаваемой продукции и на область применения. Ограничения на область применения иногда вводятся для лицензий на технологии, которые имеют много или несколько вариантов практического приложения. В подобном случае, лицензиату может быть предоставлено право использовать технологию для одного или более, но не для всех вариантов применения технологии. Заметим, что по антитрестовским законам Соединенных Штатов, ограничения на область применения и территориальные ограничения могут иметь антитрестовскую подоплеку, если их действие проявляется в необоснованном ограничении конкуренции между сторонами, которые уже являются конкурирующими (см. раздел по юридической среде в развитых странах). Лицензиат и лицензиар должны в этой связи оценить влияние подобных ограничений как на рынок, так и на его растущий потенциал.

Поддержание патентов и их использование

            Лицензиар, за исключением отмеченных ниже случаев, обычно несет ответственность за расходы по регистрации и ведению дел по патентам, составляющим предмет лицензии, а также их поддержанию. Это включает оформление заявок на новые патенты, если в соглашение включены усовершенствования.

            Будущие патенты, когда они предлагаются лицензиату и принимаются им, становятся частью патентов, составляющих предмет лицензии, и подлежат выплате роялти. Следовательно, будущие патенты могут удлинить срок соглашений на величину времени действия этих патентов. Лицензиат должен понимать это последствие перед тем, как обращаться к лицензиару и брать на себя такую ответственность. С другой стороны, лицензиату часто не предоставляется право подавать без разрешения лицензиара заявку на любой патент в любой стране мира, если речь идет о том или ином изобретении, раскрытом перед ним по данному соглашению.

            В некоторых соглашениях, в основном в эксклюзивных лицензиях или когда лицензируемая территория состоит частично или полностью из зарубежных стран, лицензиар может предложить, чтобы расходы, связанные с ведением дел по лицензируемым патентам и их поддержанием, составляли бы ответственность лицензиата. Лицензиату рекомендуется избегать такой ответственности.

Нарушение прав

            Права лицензиара и лицензиата в отношении исков о нарушении прав могут быть разными в разных странах из-за различия в применимом праве. Приведенные ниже положения применимы во многих развитых частях мира. Развивающиеся страны часто имеют законодательство, ограничивающее выбор применимого закона и юрисдикции иностранных судов. Стороны соглашения о лицензии на патент должны тщательно проверить пункты о нарушении прав, сопоставив их с тем, что допускается законодательством стран, включенных в соглашение.

            Лицензиар будет стремиться к тому, чтобы лицензиат немедленно сообщал ему в письменной форме о любом нарушении прав, обнаруженном лицензиатом. Лицензиар также будет стремиться получить право преследования по суду нарушающей стороны, чтобы компенсировать свой ущерб после подтверждения фактов предполагаемого нарушения. Лицензиар обычно заявляет о праве выбирать и контролировать адвоката, избранного для ведения иска, и будет настаивать на полном сотрудничестве лицензиата. Лицензиар также будет стремиться контролировать юридическое разбирательство, начатое лицензиатом против предполагаемого нарушителя прав.

            Полученная при подобном разбирательстве компенсация ущерба обычно используется для покрытия расходов на ведение дел в суде. Затем, если нарушение прав привело к значительному ущербу для лицензиата, стороны делят остаток средств поровну между собой.

           После внимательного рассмотрения фактов лицензиар может и отказаться от подачи иска. В таком случае лицензиату часто предоставляется право самостоятельно подавать иск. Самое малое, что лицензиар может сделать в подобном случае, это предоставить юридическую и техническую помощь лицензиату. Лицензиат должен попытаться записать в соглашение освобождение от выплаты роялти в ситуациях, в которых лицензиар не разрешит лицензиату возбуждать судебное преследование против предполагаемого нарушителя прав. Образцы пунктов, предполагаемых для защиты лицензиата в случае нарушений прав, включены в раздел о гарантиях и гарантийных обязательствах при передаче технологии.

В соглашении должно быть предусмотрено, каким образом будут решаться иски по патентам, возбуждаемые против лицензиата третьими сторонами. Лицензиар может не дать согласия гарантировать действительность лицензируемых патентов, и может не принять обязательства о защите лицензиата или возмещении ему убытка в случае, если третья сторона подаст иск против лицензиата за нарушение патентных прав. Однако для лицензиата важно адекватно рассмотреть вопрос о потенциальном нарушении прав. Исходной позицией на переговорах обычно бывает стремление получить полное возмещение убытков от лицензиара. Если же лицензиар не соглашается на это, он должен по крайней мере заявить, что: (а) насколько ему известно, технология, подлежащая передаче, не включена ни в какие другие патенты и (б) принять на себя обязательство присоединиться к лицензиату в любом судебном разбирательстве, предпринятом в случае, если третья сторона заявляет о нарушении прав, включая судебное разбирательство (дополнительные комментарии см. в подразделе по гарантиям и компенсации).

            В некоторых случаях лицензиар берет на себя долю ответственности и обязательство защищать лицензиата. Стороны могут равномерно разделить расходы на судебное разбирательство, либо лицензиар может согласиться выплачивать определенный процент роялти, полученных от лицензиата за время разбирательства.

            Судебное решение в пользу лицензиата обычно сначала используется для покрытия судебных издержек на пропорциональной основе. Излишек, если таковой имеется, затем равномерно распределяется между сторонами. Если лицензиар не принимает участия в судебном разбирательстве, лицензиат должен настаивать, чтобы не делить никакую часть полученной компенсации.

           Лицензиар часто настаивает на требовании к лицензиату о маркировке запатентованной продукции простановкой номера патента. В случае нарушения прав, данная идентификация может помочь лицензиару и/или лицензиату получить возмещение ущерба за период, предшествующий подаче уведомления нарушителю о нарушении прав.

            Само ноу-хау может быть основой лицензионного соглашения о передаче технологии. В подобном случае, лицензия не будет иметь ссылок на патенты. Однако, когда ноу-хау существует наряду с патентами, и то, и другое, часто включается в одно лицензионное соглашение. Включение ноу-хау в соглашение может быть особенно важным для лицензиата, получающего новую продукцию или процесс.

            Если, по какой-либо причине, одна или обе стороны хотят отделить лицензию на ноу-хау от лицензии на патент, параграфы по ноу-хау могут быть изъяты и включены в отдельное соглашение. В подобных случаях соглашение о ноу-хау должно предусматривать соответствующие положения и условия из лицензии на патент, которые также относятся к ноу-хау.

            Здесь и в дальнейшем изложении термин ноу-хау будет включать в себя как конфиденциальную информацию (коммерческие секреты), так и не конфиденциальную информацию. Он относится к техническим и специальным знаниям, которые имеют определенную ценность при изготовлении, использовании и продаже лицензируемого процесса или продукции.

            Передача прав на ноу-хау

           Если термин ноу-хау входит в текст данного соглашения, тогда формулировка о передаче прав на него может иметь следующий вид: "Лицензиату предоставляется право использовать лицензируемое ноу-хау для изготовления, использования и/или продажи лицензируемой продукции, лицензируемого процесса и лицензируемого оборудования на Территории".

            Лицензионные соглашения часто включают положения об усовершенствованиях, произведенных после даты вступления соглашения в силу. Эти усовершенствования обычно являются предметом отдельного раздела соглашения (будет рассмотрено позже).

            Секретность

            Сохранение лицензируемого ноу-хау в режиме конфиденциальности является правильным по существу и отвечает интересам обеих сторон. Приемлемые формулировки этой части соглашения является хорошо известными, и найти их не составляет труда, но важно обратить внимание на исключения из положений о конфиденциальности. Вполне приемлемы положения по обязательствам в части обеспечения секретности передаваемой информации, допускающие следующие типовые исключения из них:

• Лицензиат с помощью письменных свидетельств может доказать, что данная информация уже была известна ему или уже является его собственностью.
• Информация являлась общеупотребительной до ее раскрытия лицензиаром.
• Становится общественным достоянием путем публикации или другими средствами, за исключением несанкционированного действия или упущения со стороны лицензиата.
• Получена от третьих сторон, которые не имеют обязательства хранить данную информацию в секретности.
• Лицензиат с помощью письменных свидетельств может доказать, что она была разработана лицензиатом независимо от раскрытия лицензиаром.

            На практике еще до принятия решения по оформлению лицензии потенциальному лицензиату ноу-хау требуется довольно большой объем информации, чтобы оценить преимущества передаваемой технологии. Следовательно, соглашение о секретности должно заключаться до подписания лицензионного соглашения (см. раздел о типах соглашений для более глубокого знакомства с соглашениями о секретности). Обязательства о секретности обычно сохраняются в силе и по истечении срока соглашения (об этом см. раздел, касающийся стандартных положений).

            Использование ноу-хау лицензиатом

            Соглашение должно предусматривать условия, дающие лицензиату право раскрывать любую часть ноу-хау. Сюда включаются любые ограничения со стороны лицензиара в отношении раскрытия информации внутри организации лицензиата перед поставщиками или клиентами последнего. Соглашение может фиксировать основу, на которой может производиться раскрытие, включая требование о том, чтобы лицензиат оформил соглашения с соответствующими сотрудниками своей организации и третьими сторонами.

Техническая помощь

            Техническая помощь может значительно сократить время, необходимое лицензиату для введения лицензированной технологии в производство. Очевидными преимуществами при этом является то, что лицензиат получает доход более быстро, а лицензиар значительно быстрее получает роялти. Хотя техническая помощь приносит пользу обеим сторонам, лицензиару необходимо располагать ресурсами, чтобы выполнить эту свою обязанность.

            Обычными компонентами технической помощи являются:

• Посещение предприятий и обучение. Лицензиат получает право обучения своего инженерно-технического персонала непосредственно на производственной базе лицензиара, где разрабатывается или используется лицензируемый процесс и/или производится и продается лицензируемый продукт. Поскольку обучение занимает столь важное место в процессе передачи технологии, эта тема подробно рассматривается в разделе, посвященном обучению.
• Прямая помощь Лицензиат может получить право получения помощи от технического персонала лицензиара на месте (в пределах лицензируемой территории) при решении проблем, связанных с коммерческим использованием лицензируемого процесса и/или изготовлением и продажей лицензируемого продукта.
• Консультирование. Это право лицензиата связываться с лицензиаром по почте, телефаксу, телексу или телефону через представителей, назначенных каждой стороной.

Усовершенствования

            Если одна из сторон принимает решение включить усовершенствования, выполненные после вступления соглашения в силу, то этот раздел должен быть тщательно сформулирован. Возможны различные варианты, в зависимости от потенциала и размера обеих сторон, их будущих намерений и характера усовершенствований. Например, когда лицензиар является признанным лидером и разработчиком технологий, в интересах лицензиата будет обеспечить доступ к усовершенствованиям лицензиара в целях обеспечения своей конкурентоспособности или укрепления своей позиции на рынке.

            В разделе по предоставлению прав необходимо обусловить права доступа к усовершенствованиям лицензиара, а также предусмотреть их использование. С точки зрения лицензиата желательно ввести специальное положение, обеспечивающее доступ ко всем усовершенствованиям, выполненным лицензиаром во время действия соглашения, и право на их использование. По усовершенствованиям обычно принимаются такие же обязательств о секретности, которые предусматриваются для ноу-хау и конфиденциальной информации, раскрываемой в рамках соглашения. Для передачи лицензиару прав на усовершенствования, выполненные лицензиатом, необходимо включить специальный пункт, в котором определяется, каким образом они будут рассматриваться (см. обсуждение предоставления лицензиару прав на усовершенствования, приводимое ниже).

            Предоставление права на усовершенствования

            Как и в случае, описанном для ноу-хау, если термин "усовершенствования" был определен, то пункт о предоставление права имеет обычно такую же формулировку, но в нем используются слова "лицензируемые усовершенствования" вместо слов "лицензируемое ноу-хау": "Лицензиату предоставляется право применения лицензируемых усовершенствований для изготовления, использования и/или продажи лицензируемого продукта, лицензируемого процесса и лицензируемого оборудования на территории". Права на усовершенствования обычно предоставляются на срок действия основного соглашения.

            Время раскрытия информации

            Чтобы избежать преждевременного раскрытия информации, можно порекомендовать, чтобы раскрытие информации происходило после подачи заявки на патент или, в случае не запатентованных усовершенствований, после первого коммерческого применения. Задержка в раскрытии информации служит, по крайней мере, двум целям. Одна цель - это избежание потери патентной защиты; другая цель состоит в обеспечении времени для уточнения, является ли усовершенствование действительно полезным, а не таким, о котором можно забыть после более близкого изучения его ценности.

            Предоставление прав на усовершенствования, произведенные лицензиатом

            В зависимости от антимонопольных законов в странах на Территории лицензиар обычно стремится включить это положение, по которому лицензиат обязывается предоставить лицензиару неэксклюзивные права на усовершенствования, патентоспособные или иные, выполненные лицензиатом во время срока соглашения. Лицензиар также часто пытается получить эти права без ограничения по времени. Некоторые лицензиары могут также попытаться получить положение об обратном представлении прав на усовершенствования без предоставления прав на собственные усовершенствования. В подобных случаях лицензиат должен обговорить взаимный доступ к усовершенствованиям на основании положений, которые обсуждаются во время предоставления прав на усовершенствования, особенно тогда, когда это касается крупных усовершенствований. Как это было определено ранее, когда лицензиар требует права использования усовершенствований на всех своих предприятиях, лицензиат подобным же образом должен потребовать доступа ко всем усовершенствованиям, произведенным на других предприятиях лицензиара.

            Обычно лицензиар стремится к получению прав на сублицензирование усовершенствований, если он предоставлял лицензии по имеющейся рассматриваемой технологии другим лицензиатам. Однако запрошенные права на заключение сублицензионных соглашений обычно не предусматривают право использования усовершенствований на лицензируемой территории другими сторонами (за исключением, разве что, лицензиара). В ситуации, когда существует несколько лицензиатов одной и той же технологии в различных странах мира, лицензиату может принести пользу предоставление подобных прав на сублицензирование, при условии, что лицензиат также получает права на усовершенствования других лицензиатов. Положения, касающиеся определения и времени раскрытия усовершенствований, обычно носят взаимный характер по отношению к лицензиару и лицензиату.

Права на сублицензирование

            В зависимости от законов отдельной страны, лицензиат не имеет прав на сублицензирование, за исключением случаев, когда они предусматриваются соглашением. Если стороны договорятся о сублицензировании, в основном соглашении должны быть указаны права и обязанности лицензиара и лицензиата в отношении сублицензиата (-ов). Обычно очевидно, что предоставление прав на сублицензирование является делом выгодным и для лицензиара, и лицензиата. Когда преимущества не ясны для лицензиара, а лицензиат хочет получить права на сублицензирование, тогда лицензиату необходимо подготовить и представить маркетинговый план, чтобы убедить лицензиара.

            В соответствии с распространенной практикой лицензиар стремится сделать лицензиата ответственным за обеспечение выполнения сублицензиатом всех требований основной лицензии, а также за сбор роялти. Определение того, какая из сторон предоставляет техническую помощь сублицензиату, является еще одним крупным решением, которое необходимо принять по вопросам сублицензирования. Эта обязанность обычно выпадает первичному лицензиату.

            Лучшим способом обеспечить сопоставимость обязательств сублицензиата с обязательствами лицензиата, является составление сублицензии лицензиаром. При этом у лицензиара будет уверенность в том, что в такой документ будут включены все надлежащие требования исходного соглашения. Но это процедура должна быть согласована с первичным лицензиатом.

Платежи

            Платежи в соглашениях по технологии обычно осуществляются в форме паушальной оплаты, роялти или комбинации того и другого. Оценка и методы платежа в соглашениях по технологии подробно рассматриваются в разделе по оценке и методам платежа.

Первоначальный платеж

            Соглашения по передаче технологий часто включают передачу ценного ноу-хау. По этой причине лицензиар при оформлении лицензии обычно требует оплаты первоначального паушального платежа. Этот платеж должен отражать стоимость передаваемой информации на ранних сроках действия соглашения. Обычно лицензиар обосновывает это передачей важных знаний. Это также страхует его от неполучения платежа, если возникают проблемы с выполнением лицензии. По этой же причине лицензиат должен избегать, насколько это возможно, принятия положения о паушальной оплате, которое в случае досрочного прекращения соглашения, может привести к ее списанию.

            Хотя соглашениями по передаче ноу-хау обычно предусматривается некий платеж в виде предоплаты, но и для соглашений по лицензированию патентов без ноу-хау предоплата также не является чем-то необычным. С точки зрения лицензиара, это побуждает лицензиата тщательно соблюдать технологию. Это наиболее часто встречается, когда у лицензиара сильная позиция, с учетом которой он, вероятно, затребует выплаты минимального роялти. Если же позиция лицензиата на переговорах хорошая, ему следует активно настаивать на исключении положение о предоплате и минимизации размера роялти.

            Величина предоплаты определяется рядом факторов:

• Оценкой стоимости технологии.
• Типом лицензии (эксклюзивная или неэксклюзивная), допускается сублицензирование или нет.
• Включением авансовой выплаты роялти или нет.
• Размером предстоящих регулярных выплат роялти
• Величиной минимальных роялти.
• Продолжительностью периода, в течение которого выплачиваются роялти.

Роялти

            В большинстве лицензий предусматриваются выплаты роялти, рассчитываемых как некоторый процент от чистой выручки от продажи лицензируемого продукта, как это представлено в разделе определений. Иногда предусматривается выплата авансовых платежей в начале или по прошествии какого-то периода времени; такие платежи берутся в зачет последующих текущих роялти. Более часто роялти взимаются в установленные периоды (три месяца, шесть месяцев или ежегодно), исходя из чистой выручки от продаж за непосредственно предшествующий платежу период.

            Эксклюзивные лицензии обычно содержат положение о минимальном ежегодном роялти, которое представляет собой годовое гарантированное поступление лицензиара. Однако подобные положения не являются необычными и для неэксклюзивных соглашений. Стороны обычно устанавливают минимум, основываясь на заниженной оценке предполагаемой чистой выручки от продаж в течении срока действия соглашения. Лицензиат должен быть внимательным при принятии положения о минимальном размере роялти, т.к. оно может оказаться тяжелым финансовым бременем в случае задержки с пуском производства. В противном случае лицензиату следует согласовать некоторый минимальный уровень платежа для первоначального периода коммерциализации, размер которого затем постепенно наращивался бы (например, в течение пяти лет) до согласованной суммы и сохранился бы в силе на срок действия данного соглашения.

            С точки зрения лицензиара применение в лицензионном соглашении механизма минимальной авансовой выплаты стимулирует принятие лицензиатом энергичных усилий по коммерциализации данной технологии. Соглашениями может предусматриваться прекращение лицензии или, менее строго, изменение ее статуса с эксклюзивной на неэксклюзивную в случае, если положение о платежах-минимумах не соблюдается. По этой причине, если в лицензии не удается избежать платежей-минимумов, лицензиат должен сделать все возможное, чтобы договориться об установлении их на справедливом и реалистичном уровне.

            Сформулировать абсолютные правила в части установления минимальных роялти довольно трудно, потому что это требует учета многих факторов. Для получения более или менее объективной заниженной оценки применительно к конкретному соглашению было бы разумным, если бы лицензиар и лицензиат попытались разработать теоретический прогноз реализации продукции или использовать прогнозы рынка, основанные на технико-экономическом обосновании данного проекта, а затем уменьшили бы эти расчетные цифры на 20-40 %.

Раздельные платежи по патентам и ноу-хау

            В лицензионных соглашениях существует тенденция разделять платежи роялти: по патенту и по ноу-хау. Для этого существует несколько причин:

• Роялти по патентам подвержены риску, так как всегда существует шанс, что они могут быть объявлены недействительными.
• Роялти по патенту распространяются только на срок действия патента, а роялти по ноу-хау могут продолжаться и по истечении срока лицензируемых патентов (подробнее об этом ниже).
• Предмет лицензии по отношению к патентам ограничен объемом признаков патентной формулы, в то время как по ноу-хау предмет может быть определен более широко.

            Из вышеуказанного следует, что лицензиар может пытаться получить более высокие роялти за передачу ноу-хау, чем те, которые могут быть получены на основании патентных прав. Естественно, лицензиат должен стремиться, насколько это возможно, противостоять этим попыткам в ходе переговоров.

            Практические вопросы материального порядка

            В соглашении должно быть указано, как лицензиар будет предъявлять счета и взимать оплату за любое оборудование, проданное лицензиату, и за такие позиции, как руководства, синьки, чертежи, сопроводительная технологическая документация, тестовое оборудование, или устройства, поставляемые лицензиаром лицензиату. Подобные взаиморасчеты могут вступать в силу в том случае, когда количества передаваемых материальных ценностей превышает тот согласованный уровень их бесплатной передачи, который имел место на первоначальном этапе отношений.

            Когда лицензиар продает собственное оборудование лицензиату, условия подобной сделки могут быть приведены в отдельном параграфе соглашения, в таблице, прилагаемой к соглашению или в самостоятельном контракте. Иногда лицензиату разрешается купить оборудование у третьей стороны, опираясь на лицензируемые патентах и/или ноу-хау.

Технические услуги

            В дополнении к вышеуказанным платежам на лицензиата может лечь обязанность отдельно оплатить специфические технические услуги лицензиара, которые тот может предоставить по данной лицензии. Эти услуги могут подпадать под три основные статьи: (а) программа обучения для персонала лицензиата, (б) конкретные технические услуги, выполняемые на предприятиях и оборудовании лицензиара, такие как специальные чертежи, и (в) услуги технических экспертов, направляемых лицензиаром на предприятия лицензиата.

            Лицензиар обычно соглашается предоставлять услуги по обучению бесплатно, но от лицензиата требуется покрытие расходов на переезд и проживание обучающихся. Оплата по пунктам (б) и (в) обычно включает почасовую или дневную ставку для персонала плюс расходы на переезд и проживание, которые возникают в случае предоставления прямой помощи лицензиату на его предприятии.

            Порядок и валюта платежей

            Этот аспект не вызывает трудностей для принимающих стран, в которых налажена система расчетов чеками или банковскими переводами. Для стран, в которых это представляет трудности, должен быть рассмотрен тип валюты, контроль обмена, правительственные налоги и другие факторы. Соглашение должно предусматривать конкретный порядок осуществления платежей.

            Проценты по просроченным платежам

            На случай, когда лицензиат не может произвести платеж в предусмотренный срок, в лицензионном соглашении обычно предусматривается выплата штрафных процентов по определенной ставке и в согласованной валюте. Для соглашений между субъектами одной страны обычной является ставка 3-5% сверх некоторой действующей банковской ставки в данной стране. В случае международных соглашений стороны проводят переговоры с целью выбора международного банка, который будет использоваться для определения такой базовой ставки, учитывая при этом существующие в стране лицензиата государственные законодательные положения.

            Финансовые учеты лицензиата

            Для лицензиата является обычным представление отчета, заверенного соответствующим служащим лицензиата или независимым квалифицированным государственным бухгалтером (аудитором), приемлемым для обеих сторон (это предпочтительно для случая, когда стороны не имели предшествующего опыта работы друг с другом), в котором достаточно детально показано исчисление роялти, чтобы лицензиар мог убедиться в его правильности.

            Обычно включается еще одно положение, требующее от лицензиата ведения учетов, которые позволяют лицензиару или его представителям определить, что все произведенные и подлежащие оплате платежи, являются точными. Эти учеты должны быть открытыми для инспектирования лицензиаром или аудиторской фирмой третьей взаимосогласованной стороны при разумном сроке предварительного уведомления. При необходимости проведения аудиторской проверки в соглашении должно быть предусмотрено распределение соответствующих затрат.

            Когда это возможно, лицензиар будет стремиться избегать использования аудиторской фирмы для проведения аудита, так как их расценки могут быть высокими. В зависимости от характера отношений между лицензиаром и лицензиатом последний может предпочесть, чтобы любое инспектирование его учетов проводилось третьей стороной.

Срок лицензионного соглашения

            Патентная лицензия

            В патентной лицензии срок ее действия обычно отсчитывается от даты вступления лицензионного соглашения в силу до истечения срока последнего из лицензируемых патентов, или до тех пор, пока ни один из лицензируемых патентов не останется в силе по любой другой причине (прекращает действовать или объявляется недействительным).

            В случаях, когда нет действующих патентов, а имеются только патентные заявки, обычно предусматривают, что лицензия истекает после того или иного согласованного периода времени, например, три-пять лет, за исключением случаев, когда в течение этого периода выдается патент или патенты. В подобных случаях лицензиат должен согласовать этот аспект в ходе переговоров.

            Лицензия на ноу-хау

            Обычно в лицензионном соглашении на ноу-хау (или патент и ноу-хау), период выплаты роялти по ноу-хау устанавливается в результате переговоров. В некоторых развивающихся странах этот срок ограничивается законом, например, от пяти до десяти лет. Однако во многих странах этот срок не подлежит ограничению в обязательном порядке, как это бывает в случае лицензии на патент. В конце срока лицензии на ноу-хау, лицензиату может быть предоставлено право продолжать использовать ноу-хау без выплаты роялти или ему может быть отказано в праве продолжать использовать ноу-хау, если только лицензия на ноу-хау не будет возобновлена. Возобновление ее открывает новый этап переговоров по ставке роялти, но в большинстве случаев эта ставка бывает ниже первоначальной. В некоторых развивающихся странах ноу-хау считается оплаченным, когда истекает срок лицензии.

            Принимая во внимание вышеупомянутое, стороны должны тщательно учесть местные законы, свои планы по лицензируемой технологии и варианты своих переговорных позиций. После этого они проводят переговоры в расчете на достижение оптимальных решений.

“Стандартные” положения

Прекращение действия соглашения

            Положения о прекращении очень разнообразны. Они могут ограничиваться истечением срока или недействительностью патента, определенным периодом времени для ноу-хау и/или нарушением соглашения любой из сторон. В отношении нарушения или невыполнения обязательств обычно предусматривается, что лицензия может быть прекращена, если нарушение или невыполнение обязательств не устранены в течение 60 дней после уведомления о данном нарушении. Нарушение или невыполнение обязательств обычно определяется в арбитражном порядке.

            Часто соглашение включает следующие конкретные положения в качестве причины для прекращения: просрочка платежей, банкротство, ликвидация или несостоятельность; изменение в системе управления компанией.

            Просроченные платежи

            Часто соглашение включает следующие конкретные положения в качестве причины для прекращения: просрочка платежей, банкротство, ликвидация или несостоятельность; изменение в системе управления компанией.

            Банкротство, ликвидация или несостоятельность

            Банкротство или ликвидация также могут быть причиной прекращения соглашения. В случае, если проводится судебное разбирательство, инициированное самим лицензиатом или с его согласия, которое препятствует выплате роялти лицензиатом или освоению им лицензируемой технологии, и в случае, если эти разбирательства продолжаются в течение согласованного периода времени, равного 60 или более дням, лицензиар вправе прекратить лицензию в конце определенного соглашением периода времени. В интересах лицензиата добиться более длительного периода, составляющего по крайней мере 6 месяцев, а также попытаться сделать данное положение взаимным.

            Изменение в системе управления

            С учетом активизации в международной практике слияний и поглощений компаний друг другом для лицензиаров становится очень важным положение об возможном изменении в системе управления компанией лицензиата. Лицензиары в данном случае обеспокоены, что таким путем их технология может случайно попасть в руки конкурентов. Хотя подобное беспокойство, конечно, оправдано, лицензиат все же должен проявлять осмотрительность, чтобы избежать слишком легкой утраты данной технологии в случае, если его компания будет поглощена другой. Приводимые ниже положения потребуют от него искусного ведения переговоров и опоры на юридического советника.

            Лицензиар, имеющий сильную позицию, может настаивать на том, чтобы положения об изменении в управлении, выглядели бы следующим образом:

            Если в течение срока действия соглашения, лицензиат продает часть своего предприятия, которая является важной для лицензируемой технологии, и третья сторона приобретает эту часть предприятия лицензиата, или если конкурент лицензиара получает долю в акционерном капитале, составляющую значительный процент в акционерном капитале лицензиата, или может получить доступ к лицензируемой технологии любым другим путем, лицензиар будет иметь право прекратить лицензию в течение периода, составляющего 90-120 дней.

            Однако лицензиат должен вести переговоры таким образом, чтобы данное положение распространялось только на случаи, когда приобретающая фирма является конкурентом лицензиара. В таком случае в лицензионном соглашении следует дать определение, кто является конкурентом.

            Последствия прекращения

            После прекращения соглашения лицензиар обычно будет стремиться обеспечить себе перечисленный ниже набор компенсаций:

• Подлежащие оплате платежи. Незамедлительную выплату всех причитающихся сумм или накопленных задолженностей.
• Техническая информация. Немедленный возврат всех технических руководств и тому подобных материалов.
• Запрет на использование лицензируемой технологии. Лицензиату больше не разрешается использовать любые из лицензируемых патентов, ноу-хау или усовершенствований.
• Оборудование. Возврат закупленного оборудования, с помощью которого реализуется любая из лицензируемых технологий. В подобном случае лицензиату может быть предоставлена компенсация. Величина этой компенсации должна быть обусловлена в соглашении, т.е. она должна учитывать амортизацию оборудования.
• Заранее оцененные убытки (упущенная выгода). Из-за прекращения соглашения лицензиар может оказаться лишенным доходов, которые в результате подобного прекращения трудно восстановить путем предоставления лицензии другой стороне или сторонам. Это может быть в случае, если, например, было упущено удачное время для альтернативного лицензирования, или если данный инцидент получил неблагоприятную огласку. Положение об упущенной выгоде позволяет лицензиару компенсировать потерянный в подобных обстоятельствах доход. В положении об упущенной выгоде оценивается потенциальный доход от роялти по данной лицензии, если бы она не была прекращена, который дисконтируется и выплачивается в виде паушальной оплаты лицензиару в течение 30-90 дней после прекращения соглашения. Данная процедура, которой стороны должны следовать, формулируется в соглашении, и она обычно предусматривает дисконтирование по согласованной ставке. Па практике лицензиату следует внимательно оценить последствия положения об упущенной выгоде и вести переговоры в направлении снижения этой ставки или их возможной отмене.
• Сохранение обязательств. В данном параграфе, связанном с последствиями расторжения соглашения, конкретно приводятся такие положения, как пункты о секретности, о неиспользовании технической информации и о неприменении патентных разделов данного соглашения, которые должны остаться в силе после истечения срока действия или прекращения соглашения в той степени, которую допускают соответствующие государственные законы.

Приложение максимальных усилий

            Параграф, в котором говорится о том, что лицензиат будет прилагать максимальные усилия для эксплуатации лицензируемой технологии, является обычным для эксклюзивных и неэксклюзивных лицензий. Желательно, чтобы стороны согласовали значение того, что подразумевается под максимальными усилиями, и того, что может считаться максимальными усилиями с точки зрения конкретных шагов, которые должны предприниматься лицензиатом.

Лицензиат, которому предоставляются наиболее благоприятные условия

            Неэксклюзивным лицензиатам следует настаивать на таком пункте. В нем предусматривается, что в случае предоставления лицензиаром еще одной лицензии некой третьей стороне на более благоприятных условиях, то такие условия должны быть тогда распространены и на первого лицензиата. Обычно лицензиар неохотно идет на включение подобного пункта, особенно при наличии предпосылок предоставления лицензии на данную технологию сразу нескольким сторонам, но лицензиату следует добиваться этого. При согласии на включение подобного положения лицензиар, вероятно, захочет дать определение термину "более благоприятные условия".

            Более благоприятные условия

            Часто лицензиат ожидает, чтобы это право применялось к снижению ставки роялти, но лицензиар будет стремиться, чтобы оно применялось ко всем положениям и условиям конкретной дополнительной лицензии. Такой подход страхует его в ситуации, при которой новый лицензиат попытается выторговать для себя более низкие ставки роялти в обмен на более благоприятные для лицензиара условия в других частях соглашения.

            Уведомление

            Лицензиат будет стремиться к тому, чтобы сниженная ставка роялти вступала в силу автоматически. Но этому препятствует само положение о более благоприятных условиях, так как лицензиар должен согласиться со всеми условиями новой лицензии. Лицензиату следует настаивать, чтобы лицензиар уведомлял лицензиата о предоставлении любой дополнительной лицензии на более благоприятных условиях, но он должен выдержать по крайней мере три месяца с момента заключения дополнительного лицензионного соглашения до момента такого уведомления. В то же время лицензиару следует твердо стоять на том, что неуведомление не должно рассматриваться как нарушение. Напротив, можно сделать так, чтобы принятие лицензиатом новых условий носило бы характер нормы с обратной силой и предусматривало бы начисление процентов на любые уменьшенные ставки роялти, которые должны были бы вступить в силу в дальнейшем.

            Во многих случаях лицензиар, особенно имеющий сильную позицию, не пойдет на предоставление какой-либо гарантии или включение формулировок по вопросам рекламаций, будь то в четко выраженном или в подразумеваемом виде, ни по одному из пунктов соглашения. Попросту говоря, он не предоставляет никаких гарантий. Однако суды не всегда признают эту практику. В то же время, если в соглашении ничего не говорится о гарантиях, лицензиату не следует считать, что гарантии в том или ином виде подразумеваются. Понимание сторон по данному вопросу должно найти отражение в тексте соглашения. Поэтому, лицензиату следует сделать все возможное в ходе переговоров, чтобы добиться получения сколь-нибудь значимой гарантии.

            При рассмотрении нарушений в подразделе о патентных правах речь шла об обязанностях сторон в случае возбуждения третьими сторонами исков против лицензиата о нарушении прав. Несмотря на любые обоснования отказов от гарантий, лицензиату следует, по крайней мере, договориться в ходе переговоров о какой-либо компенсации убытков, связанных с выплатами по искам третьей стороне. Одним из вариантов решения является компенсация, составляющая некоторый процент от роялти, которые выплачивались лицензиару до момента урегулирования иска третьей стороны; другим решением является временное снижение будущих роялти до того момента, пока не будут оплачены все или согласованная часть убытков. Лицензиару не следует отвергать подобную позицию целиком. Наиболее вероятно, что подобный подход к рассмотрению этого вопроса предотвратит менее благоприятное решение суда или арбитража в случае передачи данного инцидента в суд или арбитраж.

            Если лицензиат не может добиться включения в соглашение пункта о сколь-нибудь существенной гарантии, ему следует настаивать на использовании раздела о гарантиях хотя бы для подтверждения того, что лицензиар:

• Владеет или имеет право на лицензируемые патенты.
• Владеет или имеет право на раскрытие лицензируемого ноу-хау или технической информации.
• В отношении лицензируемых патентов и технологии (в предположении, что таковая имеется) - не имеет судебных исков ни находящихся в судебном производстве, ни подготавливаемых к передаче в суд, ни существующих в форме угрозы передачи в суд.
• Использовал ноу-хау для изготовления лицензируемой продукции. В отсутствие лицензируемой продукции следует привести какое-либо заявление, удостоверяющее ценность ноу-хау.

            Если данным соглашением не предусмотрена организация лицензиаром работы под ключ, то лицензиату не легко получить производственные гарантии, основанные на применении данного ноу-хау. Однако такие гарантии все же возможны, если со стороны лицензиара будет зафиксировано, что при использовании указанного сырья, оборудования, технических навыков и т.д.. и соблюдении соответствующих инструкций, он гарантирует цифры по количеству, качеству и потреблению, предусмотренные в соглашении.

            Для детального рассмотрения данной темы - см. раздел о видах и сроках гарантий при передаче технологий.

Экспортный контроль

            Если технология или продукция, выпускаемая по лицензии, считаются секретными или допускающими использование в странах, экспорт в которые ограничивается страной, предоставившей лицензию, лицензиар потребует включения пункта, обеспечивающего соблюдение подобных ограничений. Это положение должно однозначно запрещать лицензиату экспорт или реэкспорт лицензируемых ноу-хау, усовершенствований, другой технической информации или продукции в любую подобную страну без предварительного получения полномочий от соответствующих властей страны, предоставившей лицензию.

Арбитраж и применимое право

            Арбитраж все чаще используется как средство разрешения споров по лицензионному соглашению, потому что обычно он быстрее, значительно дешевле и более либерален, чем судебные иски.

            Пункт о рассмотрении конфликтов сторон в арбитражном суде обычно весьма пространный. В нем часто предусматривается, что любое разногласие, возникающее из или в связи с лицензионным соглашением, должно урегулироваться арбитражем. Может быть приемлемым и более сжатый вариант изложения. Часто, если это не запрещено применимым правом, стороны однозначно исключают разногласия, связанные с антитрестовскими законами, законами об экспортном контроле, с положениями о действительности патентов или о возможном их нарушении, о ставках роялти или о других платежах, предусмотренных данным соглашением.

            Стороны обычно указывают, что процедура арбитража должна соответствовать правилам ассоциации арбитража, применимой для географической зоны соглашения. Хотя существует, как кажется, тенденция к выбору одного беспристрастного арбитра, в большинстве соглашений все еще содержится указание на использование трех арбитров, по одному от государств каждой из сторон и третьего от какой-либо иной страны. Рекомендуется также указывать язык, который будет использоваться при судебном разбирательстве.

            Существует много неясных моментов, которые должны быть учтены при формулировании пунктов об арбитраже и применимом праве. Имеются различия в патентном законодательстве в разных странах мира. Возможности использования в арбитраже документов, составляющих доказательную базу, могут быть ограничены, да и общепринятые процедуры арбитража меняются. Лицензиату и лицензиару рекомендуется прибегнуть к помощи советников по юридическим вопросам, чтобы они внимательно изучили обстоятельства каждого лицензионного соглашения перед принятием решения о наиболее приемлемых формулировках для подобных пунктов.

Общие положения

            Переуступка прав

            В лицензионном соглашении важно предусмотреть положение о переуступке прав или ее недопущении. Обычно переуступка запрещается для лицензиата, хотя существуют исключения. Обычно лицензиар предусматривает, чтобы соглашение было обязательным для выполнения и было бы выгодно в финансовом отношении для любого преемника всего бизнеса лицензиара (или той части бизнеса, которая связана с лицензируемым предметом) при слиянии, организационном укрупнении или в силу иных обстоятельств. Такое же положение обычно распространяется и на лицензиата, за исключением того, что оно будет зависеть от положений об изменении управления, рассмотренных в подразделе о прекращении соглашения.

            В пункте о переуступке может быть конкретно указано, что соглашение, которое не может быть переуступлено любой из сторон, за исключением переуступки лицензиаром компании-филиалу лицензиара. Подобная переуступка не должна освобождать лицензиара или его преемника от обязательств по данному соглашению. Лицензиату следует быть внимательным в отношении принятия любого пункта, который чрезмерно ограничивает переуступку лицензионного соглашения новым владельцам указанного предприятия.

            Делимость

            Такого рода пункт обычно предусматривает, что в случае признания арбитражем или судом какого-нибудь существенного положения соглашения недействительным или не имеющим исковой силы остальные части соглашения остаются полностью действительными. Однако лицензиар может попытаться добавить, что любое положение текста соглашения, имеющее подобную важность (по собственному мнению лицензиара), и без которого лицензиар не намерен продолжать соглашение, оставляет за лицензиаром право прекратить действие лицензии в пределах 30-90 дней. Естественно, что лицензиату следует решительно возражать против добавления подобного пункта или модифицировать его таким образом, чтобы право лицензиара прекратить соглашение зависело от решения арбитража. Вместо прекращения соглашения стороны могут договориться об изменении остальных его условий, чтобы они соответствовали первоначальным ожиданиям и восстанавливали сбалансированность соглашения.

            Целостность соглашения

            В общем, почти все лицензионные соглашения содержат пункт о целостности соглашения. Это особенно важно, когда между сторонами существуют или были заключены предшествующие соглашения, связанные с настоящим или другим предметом. Подобные предшествующие сделки могли быть лицензионными соглашениями, соглашениями о секретности, протоколами о намерениях или договорами других типов. В этом пункте должно указываться, что данное лицензионное соглашение, находящееся в процессе подготовки, представляет собой целостный и всеохватывающий текст соглашения между сторонами по предмету и заменяет все предшествующие соглашения или договоренности по предмету соглашения. Сторонам рекомендуется добавить, что изменения текста соглашение могут производиться только в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.

            Форс-мажор, непредвиденные обстоятельства

            Этот пункт предусматривает, что ни одна из сторон соглашения не несет ответственности за невыполнение или задержку с выполнением своих обязательств из-за обстоятельств, выходящих за рамки разумного контроля. Обстоятельства, упоминаемые в этом пункте, обычно включают стихийные бедствия (такие как пожар, наводнение, шторм и землетрясение), взрывы, крупные аварии, войну, терроризм, трудовые конфликты, нехватку топлива и эмбарго на транспортировку или аварии, но не ограничиваются перечисленным. Платежи, подлежащие оплате лицензиатом, обычно исключаются из этого пункта, и они продолжают оставаться подлежащими оплате и выплачиваются, за исключением тех случаев, когда лицензиар отказывается от права на подобный платеж.

            Уведомления

            Стороны указывают основных лиц, отвечающих за работу с корреспонденцией, сообщениями по факсу, за телефонные разговоры, уведомления, выплату роялти, техническую помощь, обучение, работу с патентами и т.д. В общем случае каждая сторона назначает какого-либо технического и/или лицензионного администратора для ведения ежедневных дел по данной лицензии. Администратору, ответственному за лицензию, может также быть вменено в обязанность принимать все внешние обращения и замыкать их на конкретного исполнителя или подразделение своей организации. В большинстве корпораций предпочитают, чтобы все обращения, связанные с патентами и юридическими вопросами, замыкались непосредственно на их генерального советника.

            Каков бы ни был выбор, персональные данные на конкретного представитель по контактам должны быть указаны в данном разделе соглашения. Это позволит исключить бесконтрольность контактов между сторонами. Если соглашение заключается между сторонами, использующими разные языки, следует указать в соглашении язык, который будет использоваться для поддержания взаимной связи.

_________________

Источник: Руководство по ведению переговоров о передаче технологий, Серия исследований по общим вопросам, Организация по промышленному развитию ООН, Вена, 1996г.

© Vadim Kotelnikov © МЦНТИ (адаптированный перевод)